2. Чи є торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил [5] «до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із позначеннями, права на які набуті раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача

асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Такий же підхід щодо можливості введення в оману викладений в Енциклопедії інтелектуальної власності [7], де зазначено: «До позначень, здатних ввести в оману, відносяться також словесні позначення, які мають спільний елемент з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг чи серією знаків».

Отже, для надання відповіді на питання, чи є знак для товарів і послуг «ASOS» за свідоцтвом України № 1, таким, що може вести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «ASOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні - необхідно встановити, чи є такі позначення схожими настільки, що їх можна сплутати, чи застосовуються вони щодо споріднених товарів, у разі позитивних відповідей на зазначені питання встановити чи може це призвести до виникнення у споживачів хибних асоціацій, щодо дійсного комерційного походження товарів.

За результатами дослідження проведеного щодо першого питання суду встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є схожим настільки, що можна сплутати із знаком «ASOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні. В той же час знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 зареєстрований щодо неспоріднених послуг із товарами і послугами, для яких Позивач просить визнати знак «ASOS» добре відомим в Україні.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 є словом «ASOS», тобто є таким самим позначенням, яке Позивач просить визнати добре відомим знаком в Україні. Як наслідок знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є схожим настільки, що можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2.

Із матеріалів справи випливає, що знак ASOS компанія ASOS Рlс розпочали використовувати для маркування власних товарів і послуг у 2000 році, в той же час знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 було подано на реєстрацію 01.30.2013 року, тобто знак за свідоцтвом України № 1 був зареєстрований значно пізніше.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 зареєстровано для товарів 3, 18, 25 і послуг 35 класів МКТП. Послуги 40- го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є не спорідненими із товарами 3, 18, 25 послугами 35 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 2, оскільки такі товари і послуги є різного роду. Послуги 40 класу стосуються обробки та переробці об’єктів, органічних і неорганічних речовин у сфері електро- і теплоенергетики, ливарства; поліграфії; охорони навколишнього середовища; виробництва виробів із скла; деревообробки тощо, не пов’язаних із виробництвом парфумерії, косметики, одягу, взуття, виробів зі шкіри, сумок та збуту вказаних товарів. Умови та канали збуту послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 суттєво відрізняються від умов та каналів збуту товарів і послуг, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 2, оскільки у першому випадку послуги переважно є неспоживчими і надаються спеціалізованими підприємствами на договірних засадах. Товари і послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 177878, є споживчими та надаються у торговельних закладах сфери краси та моди. Споживачами послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 переважно є підприємства та підприємці, які їх використовують у процесі виробництва товарів чи надання власних послуг кінцевим споживачам, тільки вузький перелік послуг передбачає, що кінцевим споживачем є звичайна людина. Споживачами ж товарів і послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 є пересічні люди, які використовують ці товари і послуги для задоволення особистих потреб.

Варто відзначити, що відповідно до матеріалів господарської справи, Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні. Добре відомий знак є знак, який внаслідок його інтенсивного використання набув особливої відомості та репутації серед відповідної групи споживачів. Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Як зазначено у Спільних рекомендаціях про положення стосовно охорони добре відомих знаків прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності і ГА ВОІВ (Женева, 2000): «незалежно від товарів і/або послуг, для яких знак використовується, або є предметом заявки на реєстрацію, або зареєстрований, цей знак рахується таким, що знаходиться у протиріччі з добре відомим знаком, якщо цей знак є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака і якщо виконана принаймні одна із наступних умов:

- використання цього знака могло б вказувати на зв’язок між товарами та/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію чи зареєстрований, і власникам добре відомого знака, скоріш за все, могло б нанести шкоди його інтересам;

- використання цього знака скоріш за все нанесе шкоду або несправедливо послабить відмітний характер добре відомого знака;

- використанням цього знака можна було б недобросовісно використовувати переваги відмітного характеру добре відомого знака.

При дослідженні семантичних ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 та знака «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні було встановлено, що слово яке є зображенням знака є вигадане слово. Знаки для товарів і послуг, які є

фантазійними не тільки відносно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, але взагалі є штучно створеними словами, володіють високим рівнем дистинктивності. Наслідком цього є те, що смислове значення таких знаків починає асоціюватися саме з конкретним виробником і його товарами/послугами, який вигадав таке позначення та почав ним маркувати власні вироби і послуги. Отже, слово «ASOS» є вигаданим словом, що має високий рівень дистинктивності та може асоціюватися у споживачів з конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме особою, яка вперше почала застосовувати таке позначення для маркування власних товарів і послуг.

Відповідно до матеріалів господарської справи ASOS є глобальним роздрібним онлайн-магазином моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду ASOS. Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія ASOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції. Відомість ASOS онлайн-магазином в Україні засвідчується зокрема в публікаціях в українських ЗМІ та наявності груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів ASOS на торговельному онлайн сервісі Аukro.ru (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині loveshopping.com

Враховуючи значну відомість серед споживачів знака ASOS, а також те, що слово «ASOS» є вигаданим, яке має високий рівень дистинктивності і асоціюється із конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме ASOS Рlс, використання такого знака іншими особами, навіть для неспоріднених товарів і послуг, може нанести шкоди власнику знака внаслідок суттєвого послаблення відмітного характеру такого знака, а також надає власнику зареєстрованого знака переваги відмітного характеру відомого широкому колу споживачів знака «ASOS», який застосовує у власній діяльності компанія ASOS Рlс. Внаслідок зазначених обставин існує ймовірність, що споживач може бути введений в оману знаком для товарів і послуг «ASOS», за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу під знаком «ASOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Отже, торговельна марка «ASOS» за свідоцтвом України №1 від 10 липня 2013 року є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу під торговельною маркою «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

3. Чи є доменні імена «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Отже, вирішення питання щодо схожості доменних імен із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні, є вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка складається із визначення ступеню схожості об’єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг, для яких використовуються доменні імена та для яких зареєстрований знак для товарів і послуг і щодо яких Позивач просить визнати знак добре відомим.

Позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, у тому числі добре відомим знаком якщо воно використовується щодо споріднених товарів і є схожий настільки на нього, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. Якщо споживач може сплутати товари, дистинктивна функція знака для товарів і послуг не працює і споживач може не придбати той товар, який він хоче. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом [8].

У процесі дослідження необхідно враховувати, що споживач не порівнює знаки для товарів і послуг паралельно, як правило, він зустрічається із знаком-порушником в магазині, не бачачи товару, маркованого знаком, який споживач знає і пам’ятає більш-менш точно. Споживач сприймає товари, що пропонуються під знаком порушником як товари, які справді він мав намір придбати.

Визначення спорідненості товарів і послуг

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони, який надається знаку, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру. Реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені по класам Міжнародної класифікації товарів і послуг виключно в адміністративних цілях. Як наслідок класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг. Іноді в одному класі перераховуються абсолютно різні товари, наприклад комп’ютери, вогнегасники і телефони в 9 класі МКТП. Іноді навпаки споріднені товари і послуги можуть бути перераховані в різних класах

МКТП, наприклад клеючі речовини можуть бути в 1, 3, 5 і 16 класах МКТП.

Тест на перевірку того, чи є товари або послуги спорідненими, заснований на припущені, що використовують тотожні або схожі настільки, що можна сплутати знаки. Малоймовірно, що навіть тотожні знаки можуть призвести до сплутування відносно походження товарів, якщо товари або послуги відрізняються в значній мірі. Як правило, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати знаком у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела [8].

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил [5]: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Відповідно до матеріалів господарської справи (а.с. 27-31, 32, 37) доменні імена «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» застосовуються до послуг, пов’язаних із рекламуванням та сприяння продажу одягу в мережі Інтернет.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 зареєстровано для товарів 3, 18, 25 і послуг 35 класів МКТП, повний перелік товарів і послуг наведено у розділі «Опис об’єктів дослідження» цього Висновку.

Знак «ASOS» Позивач просить визнати добре відомим в Україні стосовно товарів 3-го класу МКТП: «косметика; парфумерія», товарів 18- го класу МКТП: «вироби зі шкіри та імітації шкіри; сумки», товарів 25-го класу МКТП: «предмети одягу; взуття; білизна; наголовні убори; предмети верхнього одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг», послуг 35-го класу МКТП: «представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрація товарів, а саме: парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення; сумок з полотна, сумок зі шкіри; одягу та аксесуарів, взуття; розміщення в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп’ютерну мережу і в мережі Інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі».

Послуги із сприяння продажу одягу та рекламування, які пропонуються на ресурсах із доменними іменами «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами 18, 25 класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг та для яких позивач просить визнати знак добре відомим, оскільки об’єкт послуг і товар є таким самим, а послуга слугує каналом реалізації такого товару, як наслідок споживачами таких товарів і послуг є ті ж самі особи.

Послуга із рекламування та сприяння продажу одягу, що

пропонуються на ресурсах за доменними адресами «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є послугами 35 класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати добре відомим знак «АSOS».

Отже, послуги які пропонуються на ресурсах за адресами «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Визначення схожості зображень

знаків для товарів і послуг

При визначенні схожості знаки повинні порівнюватися в цілому, і більше значення має надаватися спільним елементам, які можуть призвести до сплутування, без виокремлення відмінностей, непомітних пересічному споживачу [6].

Визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами, викладеними в п. 4.3.2.4. Правил [5]: «Позначення

вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Відповідно до п. 11.1.6. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг - під час порівняння словесних позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків [10].

Загальні принципи визначення схожості словесних знаків викладені у п. 4.3.2.6. Правил [4] де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Дослідження фонетичних ознак

Фонетична схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [5]: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 2 і знак «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні, є словом, що виконане заголовними літерами латинської абетки.

Доменні імена «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є словесними

позначеннями.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [4] домен - частина ієрархічного адресного простору мережі інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Доменне ім’я «asos.ua» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Доменне ім’я «asos-asos.соm.uа» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - .соm, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю;

· домену третього рівня asos-asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Отже, всі об’єкти дослідження у своєму складі містять слово «АSOS». Доменне ім ’я «asos.иа» крім слова «asos» містить також літери «иа». Доменне ім ’я «asos-asos.соm.uа» в якості домену третього рівня має подвоєння через дефіс слова «asos». В наслідок повного входження слова «asos» у кожний об’єкт дослідження - вони будуть мати схожість за фонетичними ознаками в частині слова «asos».

Дослідження графічних (візуальних) ознак

Графічна (візуальна) схожість залежить від загального зорового враження, графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів тощо [6].

Зіставляючи графічні ознаки об’єктів дослідження можна констатувати, що доменні імена «asos.uа» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який Позивач просить суд визнати добре відомим в Україні, внаслідок наявності у складі всіх об’єктів слова

«АSOS», виконаного стандартним друкованим шрифтом літерами латинської абетки. Наявна несуттєва відмінність, що полягає у наявності у доменних іменах додатково інших словесних приставок, що в цілому не змінюють загального зорового враження.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Дослідження смислових (семантичних) ознак

Смислова (семантична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [6]:

- подібність закладених у позначеннях ідей, понять;

- протилежність закладених у позначеннях ідей, понять;

- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Об’єктом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знака, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні є слово «АSOS». У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» складаються із доменів першого і другого рівнів «uа», «соm» відповідно. Дані домени є вказівками на зону доменного імені України («uа») та на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю «соm», як наслідок такі частини для споживачів є описовими і найвірніше будуть сприйматися, як вказівки на зв’язок ресурсу з певною територією і комерційною діяльністю. Домени asos і asos-asos складаються із одного і того ж слова, яке в домені «asos-asos.соm.uа» виконане двічі через дефіс. У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне.

Отже, внаслідок того, що знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2, знаком, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні, частиною доменів є одне і те ж фантазійне слово «АSOS», всі перелічені об’єкти дослідження є тотожними за семантичними ознаками.

У процесі дослідження було встановлено, що;

а) товари і послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати добре відомим в Україні знак «АSOS» та послуги, що

пропонуються на ресурсах з доменними іменами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є спорідненими;

б) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за фонетичними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні;

в) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні;

г) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є тотожні за семантичними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

4. Чи може використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил «до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача» [5].

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із позначеннями, права на які набуті раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Такий же підхід щодо можливості введення в оману викладений в Енциклопедії інтелектуальної власності, де зазначено: «До позначень, здатних ввести в оману, відносяться також словесні позначення, які мають спільний елемент з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг чи серією знаків».

Отже, для надання відповіді на питання, чи може використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає - необхідно встановити, чи

існують позначення, стосовно яких такі домені імена є схожими настільки, що можна сплутати і права на які виникли раніше та, чи застосовуються вони щодо споріднених товарів. У разі позитивних відповідей на зазначені питання встановити чи може це призвести до виникнення у споживачів хибних асоціацій, щодо дійсного комерційного походження товарів.

За результатами дослідження третього питання поставленого в ухвалі суду було встановлено, що доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими настільки, що можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні. Зазначені доменні імена застосовуються для послуг, які є спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Відповідно до відомостей, що містяться в матеріалах справи реєстрантом домену «аsos.uа» є Товариство з обмеженою відповідальністю ЛЕЙБЛ, пров Волжський 3, Одеса, 65007 ПА. Домен створений 2014-03-31 17:47:19+3.

Відповідно до відомостей наданих ТОВ «Хостінг Україна» на момент реєстрації та час надання відомостей (28.10.2014) реєстрантом доменного імені «азоз-азоз.сот.иа» зазначена фізична особа Валентин Добрянський з адресою електронної поштийуа-68@икг.пеі і телефоном +380 (66) 590-94-85. Доменне ім’я зареєстроване 06 жовтня 2014 року (т. 1, а.с. 36).

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 був поданий на реєстрацію 15.07.2005 р. та зареєстрований 26.09.2011 р. Із матеріалів справи випливає, що знак «АSOS» компанія АSOS Рlс розпочали використовувати для маркування власних товарів і послуг у 2000 році.

Отже, АSOS Рlс розпочали використовувати у власній діяльності знак «АSOS» значно раніше, ніж було зареєстровано досліджуванні домені імена.

Відповідно до матеріалів господарської справи (а.с. 27-31, 32, 37) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» застосовуються до послуг, пов’язаних із рекламуванням та сприяння продажу одягу в мережі Інтернет.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 зареєстровано для товарів 3, 18, 25 і послуг 35 класів МКТП, повний перелік товарів і послуг наведено у розділі «Опис об’єктів дослідження» цього Висновку.

Знак «АSOS» Позивач просить визнати добре відомим в Україні стосовно товарів 3-го класу МКТП: «косметика; парфумерія», товарів 18- го класу МКТП: «вироби зі шкіри та імітації шкіри; сумки», товарів 25-го класу МКТП: «предмети одягу; взуття; білизна; наголовні убори; предмети верхнього одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг», послуг 35-го класу МКТП: «представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрація товарів, а саме:

парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення; сумок з полотна, сумок зі шкіри; одягу та аксесуарів, взуття; розміщення в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп’ютерну мережу і в мережі Інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі».

Послуги із сприяння продажу одягу та рекламування, які пропонуються на ресурсах із доменними іменами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами 3, 18, 25 класу для яких зареєстрований знак для товарів і послуг та для яких позивач просить визнати знак добре відомим, оскільки об’єкт послуг і товар є таким самим, а послуга слугує каналом реалізації такого товару, як наслідок споживачами таких товарів і послуг є ті ж самі особи.

Послуга із рекламування та сприяння продажу одягу, що пропонуються на ресурсах за доменними адресами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є послугами 35 класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати добре відомим знак «АSOS».

Отже, послуги які пропонуються на ресурсах за адресами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Відповідно до матеріалів господарської справи «АSOS» є глобальним роздрібним онлайн-магазином моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду «АSOS». Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія АSOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції. Відомість АSOS онлайн-магазином в Україні засвідчується зокрема в публікаціях в українських ЗМІ та наявності груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів АSOS на торговельному онлайн сервісі Аukro.ua (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині lovesopping.com.ua

Враховуючи значну відомість серед споживачів знака АSOS, а також те що слово «АSOS» є вигаданим словом, яке має високий рівень дистинктивності і асоціюється із конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме АSOS Рlс, використання такого знака іншими особами, навіть не для споріднених товарів і послуг, може нанести шкоди власнику знака внаслідок суттєвого послаблення відмітного характеру такого знака, а також надає власнику зареєстрованого знака переваги

відмітного характеру відомого широкому колу споживачів знака «ASOS», який застосовує у власній діяльності компанія ASOS Рlс. Внаслідок зазначених обставин існує ймовірність, що внаслідок використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» споживач може бути введений в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги а саме компанії ASOS Рlс.

Отже, використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме до ASOS Рlс.

5. Чи є доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «ASOS», належного Позивачу?

Відповідно до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності [1] фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. У ст. 489 Цивільного кодексу України [2] передбачено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

До визначення схожості позначень із комерційним найменуванням встановлюються такі ж принципи, як і у випадку коли таке комерційне найменування зареєстроване в якості знака для товарів і послуг або є частиною такого знака. Отже, вирішення питання схожості доменних імен із комерційним найменуванням пов’язане із вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка вимагає визначення ступеню схожості об’єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг, для яких такі об’єкти застосовуються.

Позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом [8].

Дослідження і встановлення того, чи є доменні імена схожими настільки, що їх можна сплутати із комерційним найменуванням ASOS Рlс, здійснюється за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів/послуг, для яких використовуються доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» з товарами і послугами які пропонуються ASOS Рlс;

б) визначення ступеня схожості доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» із комерційним найменуванням АSOS Рlс.

Визначення спорідненості товарів і послуг

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил [4]: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Відповідно до матеріалів господарської справи (а.с. 27-31, 32, 37) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» застосовуються до послуг, пов’язаних із рекламуванням та сприяння продажу одягу в мережі Інтернет.

Компанія АSOS Рlс є глобальним роздрібним онлайн-магазином моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду АSOS. Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія АSOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції.

Відомість АSOS Рlс. серед споживачів України засвідчується, зокрема в публікаціях в українських ЗМІ про інтернет-магазин АSOS, наявністю груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів АSOS на торговельному онлайн сервісі Аukro.ua (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині loveshopping.com.ua.

Отже, послуги і товари, які пропонуються на ресурсами за доменними іменами з адресами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа», є такими самими, з товарами і послугами, які надає АSOS Рlс, оскільки відносяться до одного виду, мають однакове призначення, однакові канали реалізації та однакових споживачів.

Визначення схожості доменних імен

та комерційного найменування

Загальні принципи визначення схожості словесних позначень викладені у п. 4.3.2.6. Правил [5] де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Дослідження фонетичних ознак

Фонетична схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [5]: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків у

порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо.

Комерційне найменування є АSOS Рlс, виконане стандартними літерами латинської абетки.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є словесними позначеннями.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [4] домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Доменне ім’я «asos.ua» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Доменне ім’я «asos-asos.соm.uа» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - .соm, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю;

· домену третього рівня asos-asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Отже, всі об’єкти дослідження у своєму складі містять слово «АSOS». Доменне ім’я «asos.ua» крім слова «азоз» містить також літери «uа». Доменне ім’я «asos-asos.соm.uа» в якості домену третього рівня має подвоєння через дефіс слова «asos». В наслідок повного входження слова «азоз» у кожний об’єкт дослідження - вони будуть мати схожість за фонетичними ознаками в частині слова «asos».

Дослідження графічних (візуальних) ознак

Графічна (візуальна) схожість залежить від загального зорового враження, графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів тощо [5].

Зіставляючи графічні ознаки об’єктів дослідження можна констатувати, що доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс, внаслідок наявності у складі всіх об’єктів слова «АSOS», виконаного

стандартним друкованим шрифтом літерами латинської абетки. Відмінність полягає у наявності у доменних іменах та комерційному найменуванні додатково інших словесних приставок, які в цілому є несуттєвими і не змінюють загального зорового враження.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс.

Дослідження смислових (семантичних) ознак

Смислова (семантична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [5]:

- подібність закладених у позначеннях ідей, понять;

- протилежність закладених у позначеннях ідей, понять;

- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Комерційним найменуванням є АSOS Рlс. У довідково- енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне АSOS Рlс. є компанією із Великої Британії, відповідно до законодавства цієї країни літеросполучення Рlс є скороченням «рublic limited company» (публічна компанія з обмеженою відповідальністю)³. Отже, абревіатура Рlс відіграє описову роль та вказує на вид компанії, в той же час частка АSOS дає змогу вирізнити конкретну компанію з поміж інших.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» складається із доменів першого і другого рівнів «uа», «соm» відповідно. Дані домени є вказівками на зону доменного імені України («uа») та на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю «соm», як наслідок такі частини для споживачів є описовими і найвірніше будуть сприйматися, як вказівки на зв’язок ресурсу з певною територією і комерційною діяльністю. Домени asos.ua і asos-asos складаються із одного і того ж слова, яке в домені «asos-asos.соm.uа» виконане двічі через дефіс. У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне та забезпечує вирізнення доменних імен з поміж інших.

Отже, внаслідок того, що дистинктивна частина комерційного найменування АSOS Рlс і доменних імен є одне і те ж слово «АSOS», перелічені об’єкти дослідження є тотожними за семантичними ознаками.

У процесі дослідження було встановлено, що:

³ Соmpanies Асt 2006, с. 46, Раrt 5, Сhapter 2, Required indications for limited companies, Section 58

а) товари і послуги, що пропонуються на ресурсах за доменними іменами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є такими самими, як і товари і послуг, що пропонуються під комерційним найменуванням АSOS Рlс;

б) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за

фонетичними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс;

в) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» схожими за

графічними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс;

г) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» тотожні за

семантичними ознаками комерційним найменуванням АSOS Рlс.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «АSOS», що належить Позивачу (АSOS Рlc).

ВИСНОВКИ

1. Торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

2. Торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

3. Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

4. Застосування доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме доАSOS Рlс.

Експерт ....