Регистрация торговой марки

Патентный поверенный Яна КОНДРАТЮК: Звоните: 0632678037. Напишите мне в Viber или в Telegram. info@uatm.ua www.tm.ua

Кому принадлежит патент - иногда только суд рассудит

17.08.2021 14:30:34

Инна Панасюк Украинские про полезную модельБольшинство судебных дел однотипные и решения уже наработанные. Но, все же иногда попадаются «самородки», в которых поднимаются и раскрываются очень интересные вопросы. По одному из таких споров 18.11.2020 г. было принято решение Автозаводским районным судом г. Кременчуга. Это было дело  №524/5476/19. 

Истец – юридическое лицо, просил признать патент на полезную модель недействительным в части определения изобретателя и владельца и признать, установить права преждепользования и признать владельца и изобретателя. Это уже интересно! 
Истец заявил, что является предприятием, которое занимается разработкой и внедрением в производство новых технологий металлообработки нестандартных деталей. К одной из разработок относится «Станок різьбофрезерний», который они используют еще с 2013 г. 

А в 2018 г. была получена Претензия с требованиям прекращения использования станка, так как он нарушает права владельца патента на полезную модель от 10.08.2015 г. Как оказалось авторами и владельцем патента выступили Ответчики, которые ранее работали на предприятии Истца – технический директор и главный конструктор, которые уволились по собственному желанию. Именно поэтому, по мнению Истца, спорный патент выданна служебное произведение, которое присвоили ответчики.
В соответствии со ст. 1 ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели»: службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником: у зв`язку з виконанням службових обов`язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;  з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця; 

службові обов`язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов`язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);  
доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).
Тот факт, что Истец и Ответчики состояли в трудовых взаимоотношениях был подтвержден трудовыми договорами. Еще была предоставлена должностная инструкция, но доказано, что Ответчики были с ней ознакомлены – нет подписи. А другой способ оповещения не прописан… Поэтому суд пришел к выводу, что факт выполнения Истцами письменного задания работодателя, используя при этом опыт, секреты производства и оборудования работодателя -  не доказан, соответственно запатентованная полезная модель НЕ является служебной.
Что же касается права преждепользования, то по мнению суда факт более раннего использования был доказан, но не установлено сходство изделия Истца и зарегистрированной полезной модели. Для этого нужно было проводить экспертизу, но ходатайств в процессе рассмотрения дела не поступило. В установлении права преждепользования также было отказано.
Теперь к интересным вопросам, на которые хотелось бы обратить внимание. Истец, напомним, что это юридическое лицо, просил признать его не только владельцем патента на полезную модель, но и автором (изобретателем). В соответствии со ст. 1 выше упомянутого Закона: «винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель)». Т.е. владельцем патента может быть как ЮЛ так и физическое. Но вот в графе изобретатель – только человек. 
Кроме того, в абз. 2 ч.4 ст.33 Закона четко определено, что в случае признания прав на изобретение (полезную модель) недействительными частично ИЛИ исключаются независимые пункты формулы ИЛИ исключается один или нескольких независимых пунктов формулы и подчиненных таким независимым пунктам зависимых пунктов, ИЛИ вносятся изменения в независимые пункты, если только такое исключение и (или) изменение приводят к уменьшению объема правовой охраны, предоставляемой государственной регистрации. Т.е. суд не может изменить владельца и изобретателя патента, так как это не относится к формуле.
Это дело хотя и проигрышное, но поднятые вопросы и ответы суда – показательные и поучительные. Истцу лучше всего поменять представителя в суде и пойти путем признания спорного патента на полезную модель недействительным из-за отсутствия новизны на дату подачи заявки.  Конечно же, обязательно провести экспертизу. 
Мы же советуем очень четко следовать норме закона, ведь отсутствие подписи на должностной инструкции может повлечь нежелательные последствия ( Всем предприятиям, где много разработок, лучше всего консультироваться и советоваться со специалистами именно в области права интеллектуальной собственности, так как очень много нюансов выходящих за пределы обще юридических знаний.

© Инна Панасюк, 2020

Еще новости на эту тему:  Наш патент на полезную модель шагает в Россию и США