486-6468
486-3813
486-4381

Регистрация торговых марок

Мобильные тел.: 099 433-01-33 098 773-33-53 063 942-55-33 info@uatm.ua www.tm.ua

Пример экспертного заключения по торговой марке-домену-фирменному-наименованию

21.08.2015 14:16:25

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА № 032/15
за результатами проведення судової експертизи
у сфері інтелектуальної власності
у цивільній справі № 760/27626/14-ц
від 28 травня 2015 року

ВСТУП
19 лютого 2015 року до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист датований 19.02.2015 р., за підписом судді Солом’янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. про призначення судової експертизи у цивільній справі № 760/27626/14-ц (2-744/15) за позовом АСОС Плс. (Велика Британія) до Державної служби інтелектуальної власності, Товариства з обмеженою відповідальністю «Лейбл», Товариства з обмеженою відповідальністю «Українські торговельні марки», Добрянського Валентина Олександровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна», про визнання свідоцтва України № .............. на знак для товарів і послуг «ASOS» недійсним повністю, припинення незаконного використання добре відомої торговельної марки «А808» в доменних іменах аsоs.uа, аsоs-аsоs.соm.uа, передачу доменів аsоs.uа, аsоs-аsоs.соm.uа на користь АСОС Плс.
Разом з листом надійшла копія ухвали судді Солом’янського районного суду міста Києва Коробенко С.В., що винесена 10.02.15 р., про призначення судової експертизи у цивільній справі № 760/27626/14-ц (2- 744/15) (на 1-му арк.) та матеріали справи у 3-х томах (том І на 212 арк., том II на 250 арк., том III на 101 арк., диск 1 шт.).
Лист, ухвала про призначення судової експертизи та матеріали справи отримано поштою, пошкоджень упаковки не виявлено. Перелік додатків, вказаних у супровідному листі та ухвалі суду, відповідає фактично отриманим матеріалам.
Об’єкти дослідження:
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1;
- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2;
- доменне ім’я аsоs.uа;
- доменне ім’я аsоs-аsоs.соm.uа;
- комерційне найменування АСОС Плс.

На вирішення експертизи поставлені наступні питання:

1. Чи є торговельна марка «ASOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року схожою настільки, що можна сплутати з торговельною маркою «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

2. Чи є торговельна марка «ASOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «ASOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

3. Чи є доменні імена «аsоs.uа», «аsоs-аsоs.соm.uа» схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «ASOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

4. Чи може використання доменних імен «аsоs.uа», «аsоs-аsоs.соm.uа» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

5. Чи є доменні імена «аsоs.uа», «аsоs-аsоs.соm.uа» схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «ASOS», належного Позивачу?

Проведення експертизи доручено експерту:

А.......... А........... Г............... - старшому судовому експерту лабораторії права промислової власності ............................, який має вищу юридичну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), та відповідну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), кваліфікацію судового експерта III класу з правом проведення експертиз, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження , пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту України № 16 від 24 вересня 2008 р., дійсне до 09.10.2018 р.), стаж експертної роботи з 2008 року.

Експерта про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384; 385 Кримінального кодексу України попереджено.

Експерт А.Е. ...............

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА ДОВІДКОВА

ЛІТЕРАТУРА, ВИКОРИСТАНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ

1. Паризька конвекція про охорону промислової, Зібрання чинних міжнародних договорів України — 1990 р., № 1, стор. 320.

2. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року № 435-IV.

3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ.

4. Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року N 1280-IV.

5. Правила складання, подання та розі ляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р.

6. П. Крайнев, Н. Ковальова, М. Мельников. Судові експертизи у сфері інтелектуальної власності. Вінниця: ПП «Поліграфічний центр «Фенікс», ДІВП ВАТ «Інфракон» - «Інфракон-І», 2008. - 376 с.

7. Енциклопедія інтелектуальної власності/за ред. проф. П.П. Крайнева. - К.: Старт-98.

8. Основи інтелектуальної власності. - К.: «Юридичне

видавництво «Ін-Юре», 1999. - 578 с.

9. Великий тлумачний словник су часної української мови ( з дод., допов. та CD) / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.- 1736 с.: іл.

10. Методичні рекомендації з окремих питань проведения експертизи заявки на знак для товарів і послуг Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014.

11. С. Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка., М.: Издательство "Азъ", 1992.

12. Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53000 слов. - 20-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1985. - 863 с.

13. А.А. Лепинг, Н.П. Страхова. Немецко-русский словар; 80 000 слов, издание седьмое. -М.: Рус. яз., 1976. - 991 с.

14. В. Г. Гак, К. А. Ганшина. Новый французско-русский словарь / Nouveau dictionnaire francais-russe: 70 000 слов — ML: Рус. яз., 2006. — 1168 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженні використовувались методи аналізу, порівняння та

синтезу.

ОПИС ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1

На рисунку 1 зображено словесний знак, виконаний стандартним друкованим шрифтом із засічками, літерами латинської абетки.

Знак зареєстровано для послуг 40 класу МКТП1: обробляння матеріалів; барвлення (фарбування); виробляння енергії; переробляння відходів; обробляння води; вулканування (обробляння матеріалів); гальванопокривання; гальванування (цинкування); наймання (прокат) генераторів; гончарні роботи; гравіювання; обробляння деревини; зрубування і розпилювання дерева (лісу); дрібнення; друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників тощо; друкування офсетне; друкування фотографій; забивання тварин; заморожування харчових продуктів; знезаражування небезпечних .матеріалів; золочення; золочення гальванічне; послуги зубних техників; інформування щодо обробляння матеріалів; кадміювання; обробляння кіноплівки; книгооправні (палітурні) роботи; ковальські роботи; копіювання ключів; послуги з кріоконсервації; лазерне розмічання; ламінування; лимарні (шорно-сідельні) роботи; лискування абразивами; лудіння; лиття металів; обробляння металів; металування ( покривання металами); міднення; міднення котлів; млинарство; монтувальні (складальні) роботи на замову; набивання опудал; наймання (прокат) пристроїв для кондиціонування повітря; наймання (прокат) пристроїв для опалювання приміщень; намагнічування; нищення сміття і непотребу; нікелювання; обрамовування художніх виробів; обробляння нафти; обробляння остаточне; обробляння паперу; остаточне обробляння паперу; паяння; переробляння сміття і відходів; пиляння (пилорамне); послуги щодо піскоструминного обробляння; вичавлювання (товчення) плодів; дезодорування повітря; освіжання повітря; очищання повітря; проявляння фотоплівок; рафінування; склодувні роботи; сортування відходів та вторинної сировини (переробляння); спалювання сміття і непотребу; сріблення; стругання (верстатне); термообробляння металів; тонування шибок покривами; трафаретне друкування; фотогравіювання; фотографічне набирання; фрезування; копчення харчів; консервування харчових продуктів та напоїв; шліфування; шліфування оптичного скла.

Власник знака для товарів і послуг - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лейбл», пров. Волжський, 3. оф. 18, м. Одеса, 65007, (UА).

Заявка про реєстрацію знака № m201301395 від 30.01.2013р.

Знак зареєстровано 10.07.2013 р. Бюл. № 13.

[1] Міжнародна класифікація товарів і послуг

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2

ASOS

Рисунок 2Зображення знака для товарів і послуг

На рисунку 2 зображено словесний знак, виконаний стандартним друкованим шрифтом без засічок, літерами латинської абетки.

Знак зареєстровано для наступних товарів і послуг МКТП:

Кл.З: мила; косметика; парфумерія; ефірні масла; туалетна вода; одеколони; запашники (ефірні олії) та косметичні вироби із запашниками для особистого користування; масла косметичні для масажу; лосьйони для волосся; зубні пасти; косметичні препарати для догляду шкіри; в'язівники (в'язівні речовини) на косметичні потреби; косметичні препарати до ванни та душу; гель для душу; гель для ванни; духмяні лосьйони для тіла та креми; духмяні креми для зволожування шкіри; зволожувачі косметичні; лосьйони для тіла та креми косметичні; зволожувальні креми косметичні; духмяне мило для шкіри; олії для шкіри косметичні; косметика для обличчя, губ та щік; пудра для обличчя; косметичні препарати для надавання витонченого вигляду обличчя; помади косметичні; косметичні препарати для надавання витонченого вигляду губ; нелікувальні бальзами для губ; олівці для губ; благовонні палички; тіні для вік; олівці для вік; туш (фарба) для вій та брів; косметика для вій; олівці для очей; креми для очей; гелі для очей; бальзами для очей; пудра з ефектом сяйва; маски косметичні; мийні препарати; барвники для прання; барвники для волосся; барвники косметичні; вибілювачі (знебарвити) на косметичні потреби; препарати проти лупи, крім лікувальних; грим; препарати для гриму, макіяжу; рум'яна; косметичні набори; відновлювальна косметика; ароматизовані пакетики; ароматизатори косметичні для кімнат; косметичні препарати для надавання витонченого вигляду; косметика для надавання витонченого вигляду; косметичні креми для витонченого вигляду; косметичні тоніки для витонченого вигляду для тіла; косметичні тоніки для надавання витонченого вигляду обличчю; немедичні косметичні препарати; косметика для надавання витонченого вигляду для шкіри; косметика для особистого користування для надавання витонченого вигляду, а саме для догляду та зволоження обличчя, очей та губ; лосьойони та сироватки косметичні; косметика для омолодження; грим для обличчя; косметичні товари по догляду за волоссям; шампуні; кондиціонери волосся; гель для волосся та лак для волосся; препарати по догляду за нігтями; лаки для нігтів; косметика для сприяння нарощування нігтів; а також рідина для зняття лаку; крем для гоління; гель для гоління; препарати, що використовуються після гоління; препарати для депіляції; особисті дезодоранти; протипотові препарати, крім лікувальних; суміші духмяні (пахощі); препарати для загару; косметичні засоби для засмаги шкіри; препарати для штучного загару;

Кл.18: вироби зі шкіри та імітації шкіри; валізи багажні та подорожні сумки (саквояжі); подорожні скрині; плескаті валізки; мішки речові; портмоне; валізи; сумки; сумки жіночі; первісні (через плече) сумки; вмістинки на речі туалету незаповнені; рюкзаки (ранці); спортивні сумки; повсякденні сумки; портфелі ремінні (з вичиненої шкіри); валізки на документи; нотні папки; заплічники, торби, портфелі; скриньки для прикрас з ременю (вичиненої шкіри) або штучного ременю; вмістини (чохли, кофри для переносіння) для костюмів, сорочок, плаття з ременю (вичиненої шкіри) або штучного ременю; скриньки для краваток з ременю (вичиненої шкіри) або штучного ременю; бумажники для кредитних карток та візитівок; гаманці; зонти дощові; парасольки сонячні; ціпки (ковіньки, тростини); палиці з ременю (вичиненої

шкіри) або штучного ременю; ремені; частини та обладунки для всіх вищезазначених товарів;

Кл.25: предмети одягу; взуття; чоботи; черевики; тапочки; сандалі; спортивне взуття; шкарпетки та панчішні вироби; наголовні убори; капелюхи; шапки; берети; шарфи; рукавички, рукавиці (одяг); паски (пояси) (як предмети одягу); сорочки; сорочки для військових; сорочки для гольфа; сорочки для поло; футболки; сорочки для футболу та регбі; штани; джинси; шорти; спортивні шорти; шорти для футболу; шорти для регбі; костюми для плавання (купання); білизна; спідня (натільна) білизна; спортивні костюми; бутси (футбольні черевики); бутси для греблі; предмети верхнього одягу; пальта; куртки; піджаки лижні; піджаки (куртки); військові куртки непромокаві та такі, що захищають від непогоди; куртки; пальта; непромокаві куртки і пальта, куртки і пальта від негоди; легкі куртки; одяг для лижників; костюми; джемпери та вовняні джемпери; трикотажні вироби; гетри; краватки; піжами; жилети (камізельки); наголовні пов'язки (одяг); пов'язки на зап'ястя; чоловічий одяг; жіночий одяг; дитячий одяг;

Кл.35: представляння товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрування товарів, а саме: парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення,; свічок, фармацевтичних товарів, обладнання та виробів з металу, столових наборів,; електротоварів, комп'ютерів, комп'ютерних програм, фото- і відеотехніки та аксесуарів,; оптичних виробів та сонцезахисних окулярів, книг та друкованих виробів, аудіокасет,; аудіо, відео та телебачення, компакт-дисків, записів та відеокасет, фільмів,; телефонів і мобільних телефонів, освітлювальних приладів та устаткування, велосипедів,; ювелірних виробів, годинників, хронометрів та інших хронометричних товарів, музичних інструментів,; канцелярських товарів, друкованих видань та друкованих матеріалів,; щоденників та персональних органайзерів, вітальних листівок, стрічок для упаковування подарунків,; меблів, меблевих обладунків та прикрас, посуду, домашнього начиння,; кришталю, виробів зі скла, порцеляни та фарфору, виробів з міді, прикрас, аксесуарів для волосся,; кошиків, штучних товарів, швейних аксесуарів, сумок з полотна, соломи, пластику і полівінілхлориду,; постільної та столової білизни, рушників, сумок зі шкіри та туристичних товарів,; багажу, одягу та аксесуарів, взуття, килимів та килимових виробів, творів мистецтва,; ігор, іграшок та спортивних товарів, тренажерів, товарів для коней,; продуктів харчування і кондитерських виробів, безалкогольних та алкогольних напоїв,; домашніх тварин, обладнання для релаксації; розміщування в одному місці, на користь іншим особам,; асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп'ютерну мережу і в мережі інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі, шляхом замовляння товарів за телевізійною чи радіорекламою стосовно товарів 3, 18, 25 класів.

Власник знака для товарів і послуг - ASOS Плс, № 1 Кінгсвей, Лондон, WС2В 6XD, Велика Британія (GВ).

Заявка про реєстрацію знака № M201007863 від 15.07.2005 р.

Знак зареєстровано 26.09.2011 р. Бюл. № 18.

Знак «АSOS», який Позивач просить визнати

добре відомим знаком в Україні

Знаком, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні є слово «АSOS», виконане стандартним друкованим шрифтом заголовними, літерами латинської абетки.

Знак «АSOS» Позивач просить визнати добре відомим в Україні

стосовно товарів 3-го класу МКТП: «косметика; парфумерія», товарів 18- го класу МКТП: «вироби зі шкіри та імітації шкіри; сумки», товарів 25-го класу МКТП: «предмети одягу; взуття; білизна; наголовні убори; предмети верхнього одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг», послуг 35-го класу МКТП: «представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрація товарів, а саме: парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення; сумок з полотна, сумок зі шкіри; одягу та аксесуарів, взуття; розміщення в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп’ютерну мережу і в мережі Інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі».

Власник знака для товарів і послуг - ASOS Плс, № 1 Кінгсвей, Лондон, WС2В 6XD, Велика Британія (GВ).

Доменне ім’я «аsos.соm.uа.»

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [2]:

«Домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється».

Доменне ім’я аsos.uа складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - аsos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Позначення «аsos» є словесним, що виконане літерами латинської абетки.

Відповідно до відомостей, що містяться в матеріалах справи реєстрантом домену є Товариство з обмеженою відповідальністю ЛЕЙБЛ, пров Волжський 3, Одеса, 65007 UА. Домен створений 2014-03-31 17:47:19 +3. Адміністративні та технічні контакти такі ж як і у реєстранта.

У матеріалах справи містяться відомості про те, що за адресою із доменним ім’ям «аsos.uа» міститься веб-сайт із сприяння купівлі та продажу одягу (т. 1, а.с. 27-31).

Доменне ім’я «аsos-аsos.соm.uа»

Доменне ім’я «аsos-аsos.соm.uа» складається із:

· домену першого рівня - .иа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - .сот, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю;

· домену третього рівня аsos-аsos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Позначення «аsos-аsos» є словесним і виконане літерами латинської абетки.

Відповідно до відомостей наданих ТОВ «Хостінг Україна» на

момент реєстрації та час надання відомостей (28.10.2014) реєстрантом доменного імені зазначена фізична особа Валентин Добрянський з адресою електронної пошти ............8@uкг.net і телефоном +380 (66) ххх-хх-хх. Доменне ім’я зареєстроване 06 жовтня 2014 року (т. 1, а.с. 36).

У матеріалах справи містяться відомості про те, що за адресою із доменним ім’ям «asos-asos.com.ua» міститься веб-сайт, який стосується одягу Аsos (т. 1, а.с. 37).

Комерційне (фірмове) найменування АSOS

Відповідно до матеріалів справи, компанія АSOS є найбільшим у Великій Британії он-лайн рітейлером у сфері моди та краси і пропонує понад 60000 позицій чоловічого та жіночного одягу, як власного виробництва, так і виробництва інших компаній (т. 1 а.с. 74-75). АSOS було створено у червні 2000 року, у жовтні 2001 року АSOS Нolding РLС був прийнятий у АІМ на Лондонській фондовій біржі. Головний офіс компанії розміщений у місті Барнслі (Велика Британія). Компанія АSOS має локалізовані платформи у Франції, Німеччині, США (2010), Іспанії, Італії, Австралії (2011), Росії (2013). Компанія здійснює продаж та відправку товарів у понад 190 країн.

1. Чи є торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року схожою настільки, що можна сплутати з торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [1] та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [1] країни Союзу зобов'язуються, чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої

особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що обсяг правової охорони знака визнаного добре відомим в Україні визначається зображенням такого знака, переліком товарів і послуг для яких його визнано добре відомим. У той же час правова охорона такого знака також поширюється на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Частиною 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] визначено, що не можуть отримати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Пунктом 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [5] передбачено, що у процесі перевірки визначається ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Отже, вирішення питання схожості позначень зі знаками для товарів і послуг та знаків для товарів і послуг між собою пов’язане із вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка вимагає визначення ступеню схожості об’єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг2, для яких знаки зареєстровані або використовуються позначення.

Позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, у тому числі добре відомим знаком, якщо воно використовується щодо споріднених товарів/послуг і є схожим настільки на нього, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. Якщо споживач може сплутати товари, дистинктивна функція знака для товарів і послуг не працює і споживач може не придбати той товар, який він хоче. При цьому не вимагається як наявність наміру

2 У національній практиці поняття «однорідні товари і послуги» та «споріднені товари і послуги» вживаються в якості синонімів.

викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом [8].

У процесі дослідження необхідно враховувати, що споживач не порівнює знаки для товарів і послуг паралельно, як правило, він зустрічається із знаком-порушником в магазині, не бачачи товару, маркованого знаком, який споживач знає і пам’ятає більш-менш точно. Споживач сприймає товари, що пропонуються під знаком порушником як товари, які справді він мав намір придбати.

Дослідження і встановлення того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомим в Україні, здійснюється за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів/послуг, для яких зареєстровано знак та товарів/послуг для яких Позивач просить визнати знак «ASOS» добре відомим в Україні;

б) визначення ступеня схожості знака для товарів і послуг із знаком, «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Визначення спорідненості товарів і послуг

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони, який надається знаку, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру. Реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені по класам Міжнародної класифікації товарів і послуг виключно в адміністративних цілях. Як наслідок класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг. Іноді в одному класі перераховуються абсолютно різні товари, наприклад комп’ютери, вогнегасники і телефони в 9 класі МКТП. Іноді навпаки споріднені товари і послуги можуть бути перераховані в різних класах МКТП, наприклад клеючі речовини можуть бути в 1, 3, 5 і 16 класах МКТП.

Тест на перевірку того, чи є товари або послуги спорідненими, заснований на припущені, що використовують тотожні або схожі настільки, що можна сплутати знаки. Малоймовірно, що навіть тотожні знаки можуть призвести до сплутування відносно походження товарів, якщо товари або послуги відрізняються в значній мірі. Як правило, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати знаком у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела [8].

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил [6]: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; іх призначення; вид матеріалу, з якого товари

виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 137136 зареєстрований для послуг 40 класу МКТП (повний перелік яких наведено в розділі «Опис об’єктів дослідження» цього Висновку). Відповідно до пояснювальних приміток МКТП до 40 класу віднесено послуги які, головним чином полягають у механічному або хімічному оброблянні чи перетворюванні об’єктів або органічних чи неорганічних речовин. Під час класифікування знак можна вважати знаком для послуг тільки тоді, коли обробляння чи перетворювання здійснюють для іншої особи. У тому разі, коли об’єкт або речовину пропонує на продаж особа, яка його обробила, знак є знаком товару. Зокрема, до Класу належать: послуги щодо обробляння об’єктів або речовин, яке змінює їхні основні якості (наприклад, фарбування одягу); отже, послуги щодо технічного обслуговування, хоч і віднесені до Класу 37, будуть покласифіковані в Класі 40, якщо вони спричинюють такі зміни (наприклад, хромування бамперів автомобілів); послуги щодо обробляння матеріалів, які може бути надано під час отримування яких-небудь речовин або виготовляння об’єктів, за винятком будівельних, наприклад, послуги щодо різання, формування, лискування абразивними матеріалами чи металопокривання.

Знак «ASOS» Позивач просить визнати добре відомим в Україні стосовно товарів 3-го класу МКТП: «косметика; парфумерія», товарів 18- го класу МКТП: «вироби зі шкіри та імітації шкіри; сумки», товарів 25-го класу МКТП: «предмети одягу; взуття; білизна; наголовні убори; предмети верхнього одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг», послуг 35-го класу МКТП: «представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрація товарів, а саме: парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення; сумок з полотна, сумок зі шкіри; одягу та аксесуарів, взуття; розміщення в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп’ютерну мережу і в мережі Інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі».

Послуги 40-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є не спорідненими із товарами 3, 18, 25 послугами 35 класу МКТП, для яких Позивач просить визнати знак «ASOS» добре відомим в Україні, оскільки такі послуги є різного роду.

Послуги 40 класу стосуються обробки та переробки об’єктів, органічних і неорганічних речовин у сфері електро- і теплоенергетики, ливарства; поліграфії; охорони навколишнього середовища; виробництва виробів із скла; деревообробки тощо, не пов’язаних із виробництвом парфумерії, косметики, одягу, взуття, виробів зі шкіри, сумок та збуту вказаних товарів. Умови та канали збуту послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1, суттєво відрізняються від умов та каналів збуту товарів і послуг, для яких Позивач просить визнати знак добре відомим в Україні, оскільки у першому випадку послуги, переважно, є неспоживчими і надаються спеціалізованими підприємствами на договірних засадах. Товари і послуги, для яких Позивач просить визнати знак добре відомим є споживчими, які надаються у торговельних закладах сфери краси та моди. Споживачами послуг, для яких зареєстрований знак переважно є підприємства та підприємці, які їх використовують у процесі виробництва товарів чи надання власних послуг кінцевим споживачам, тільки вузький перелік послуг передбачає, що кінцевим споживачем є звичайна людина. Споживачами ж товарів і послуг, для яких Позивач просить знак визнати добре відомим в Україні є звичайні люди, які використовують такі товари і послуги для задоволення особистих потреб.

Отже, послуги 40-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 не є спорідненими із товарами 3, 18, 25 та послугами 35-го класів МКТП, для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Визначення схожості зображень знаків для товарів і послуг

При визначенні схожості знаки повинні порівнюватися в цілому, і більше значення має надаватися спільним елементам, які можуть призвести до сплутування, без виокремлення відмінностей, непомітних пересічному споживачу [6].

Визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами, викладеними в п. 4.3.2.4. Правил [5]: «Позначення

вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Відповідно до п. 11.1.6. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг - під час порівняння словесних позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків [10].

Знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № 1 та знак «ASOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні є словесними.

Загальні принципи визначення схожості словесних знаків викладені у п. 4.3.2.6. Правил [5] де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Дослідження фонетичних ознак

Фонетична схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [6]: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають

позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 1 є словом «аsos», що виконане стандартним шрифтом, прописними літерами латинської абетки.

Знак «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні, є словом, що виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки.

Враховуючи, що об’єкти дослідження є словом «аsos» - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 має такий самий склад і кількість звуків, таку ж послідовність їх чергування, що і слово, яке є знаком, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Отже, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є тотожним за фонетичними ознаками із знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Дослідження графічних (візуальних) ознак

Графічна (візуальна) схожість залежить від загального зорового враження, графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів тощо [6].

Зіставляючи графічні ознаки об’єктів дослідження можна констатувати, що вони є схожими внаслідок виконання одного і того ж слова стандартним друкованим шрифтом літерами латинської абетки, внаслідок чого є схожим загальне зорове враження, вид шрифту, розмір літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово. Наявна несуттєва відмінність, що полягає у виконанні одного об’єкта прописними літерами, а іншого заголовними, що в цілому не змінює їх загального зорового враження.

Отже, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є схожим за фонетичними ознаками із знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Дослідження смислових (семантичних) ознак

Смислова (семантична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [6]:

- подібність закладених у позначеннях ідей, понять;

- протилежність закладених у позначеннях ідей, понять;

- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Об’єктом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 та знака, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні є одне і те ж слово «АSOS». У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей про те, що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне.

Отже, внаслідок того, що об’єктом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 та знака, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні є одне і те ж слово «АSOS», об ’єкти дослідження є тотожними за семантичними ознаками.

У процесі дослідження було встановлено, що:

а) послуги 40-го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 не є спорідненими із товарами 3, 18, 25 та послугами 35-го класів МКТП, для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні;

б) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є тотожним за фонетичними ознаками із знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні;

в) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є схожим за фонетичними ознаками із знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Як зазначалося у вступній частині дослідження, відповідно до ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] не можуть отримати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. В той же час Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні. Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] знак, визнаний добре відомим в Україні має дещо ширший обсяг правової охорони, а саме при вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Відповідно до матеріалів господарської справи знак АSOS для глобального роздрібного онлайн-магазину моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду АSOS. Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій

Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія АSOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції. Відомість АSOS онлайн-магазином в Україні засвідчується зокрема в публікаціях в українських ЗМІ та наявності груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів А808 на торговельному онлайн сервісі Аukro.ru (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині loveshopping.com.ua

Враховуючи значну відомість серед споживачів знака АSOS, а також те що слово «АSOS» є вигаданим словом, яке має високий рівень дистинктивності і асоціюється із конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме АSOS Рlс, використання такого знака іншими особами, навіть не для споріднених товарів і послуг, може нанести шкоди власнику знака внаслідок суттєвого послаблення відмітного характеру такого знака, а також надає власнику зареєстрованого знака переваги відмітного характеру відомого широкому колу споживачів знака «АSOS», який застосовує у власній діяльності компанія АSOS Рlс.

Отже, торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України №1 від 10 липня 2013 року є схожою настільки, що можна сплутати з торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

2. Чи є торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил [5] «до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із позначеннями, права на які набуті раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача

асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Такий же підхід щодо можливості введення в оману викладений в Енциклопедії інтелектуальної власності [7], де зазначено: «До позначень, здатних ввести в оману, відносяться також словесні позначення, які мають спільний елемент з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг чи серією знаків».

Отже, для надання відповіді на питання, чи є знак для товарів і послуг «ASOS» за свідоцтвом України № 1, таким, що може вести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «ASOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні - необхідно встановити, чи є такі позначення схожими настільки, що їх можна сплутати, чи застосовуються вони щодо споріднених товарів, у разі позитивних відповідей на зазначені питання встановити чи може це призвести до виникнення у споживачів хибних асоціацій, щодо дійсного комерційного походження товарів.

За результатами дослідження проведеного щодо першого питання суду встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є схожим настільки, що можна сплутати із знаком «ASOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні. В той же час знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 зареєстрований щодо неспоріднених послуг із товарами і послугами, для яких Позивач просить визнати знак «ASOS» добре відомим в Україні.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 є словом «ASOS», тобто є таким самим позначенням, яке Позивач просить визнати добре відомим знаком в Україні. Як наслідок знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є схожим настільки, що можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2.

Із матеріалів справи випливає, що знак ASOS компанія ASOS Рlс розпочали використовувати для маркування власних товарів і послуг у 2000 році, в той же час знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 було подано на реєстрацію 01.30.2013 року, тобто знак за свідоцтвом України № 1 був зареєстрований значно пізніше.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 зареєстровано для товарів 3, 18, 25 і послуг 35 класів МКТП. Послуги 40- го класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 є не спорідненими із товарами 3, 18, 25 послугами 35 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 2, оскільки такі товари і послуги є різного роду. Послуги 40 класу стосуються обробки та переробці об’єктів, органічних і неорганічних речовин у сфері електро- і теплоенергетики, ливарства; поліграфії; охорони навколишнього середовища; виробництва виробів із скла; деревообробки тощо, не пов’язаних із виробництвом парфумерії, косметики, одягу, взуття, виробів зі шкіри, сумок та збуту вказаних товарів. Умови та канали збуту послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 суттєво відрізняються від умов та каналів збуту товарів і послуг, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 2, оскільки у першому випадку послуги переважно є неспоживчими і надаються спеціалізованими підприємствами на договірних засадах. Товари і послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 177878, є споживчими та надаються у торговельних закладах сфери краси та моди. Споживачами послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 переважно є підприємства та підприємці, які їх використовують у процесі виробництва товарів чи надання власних послуг кінцевим споживачам, тільки вузький перелік послуг передбачає, що кінцевим споживачем є звичайна людина. Споживачами ж товарів і послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 є пересічні люди, які використовують ці товари і послуги для задоволення особистих потреб.

Варто відзначити, що відповідно до матеріалів господарської справи, Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні. Добре відомий знак є знак, який внаслідок його інтенсивного використання набув особливої відомості та репутації серед відповідної групи споживачів. Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони добре відомого знака поширюється також на товари і послуги, що неспоріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Як зазначено у Спільних рекомендаціях про положення стосовно охорони добре відомих знаків прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності і ГА ВОІВ (Женева, 2000): «незалежно від товарів і/або послуг, для яких знак використовується, або є предметом заявки на реєстрацію, або зареєстрований, цей знак рахується таким, що знаходиться у протиріччі з добре відомим знаком, якщо цей знак є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака і якщо виконана принаймні одна із наступних умов:

- використання цього знака могло б вказувати на зв’язок між товарами та/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію чи зареєстрований, і власникам добре відомого знака, скоріш за все, могло б нанести шкоди його інтересам;

- використання цього знака скоріш за все нанесе шкоду або несправедливо послабить відмітний характер добре відомого знака;

- використанням цього знака можна було б недобросовісно використовувати переваги відмітного характеру добре відомого знака.

При дослідженні семантичних ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 1 та знака «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні було встановлено, що слово яке є зображенням знака є вигадане слово. Знаки для товарів і послуг, які є

фантазійними не тільки відносно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, але взагалі є штучно створеними словами, володіють високим рівнем дистинктивності. Наслідком цього є те, що смислове значення таких знаків починає асоціюватися саме з конкретним виробником і його товарами/послугами, який вигадав таке позначення та почав ним маркувати власні вироби і послуги. Отже, слово «ASOS» є вигаданим словом, що має високий рівень дистинктивності та може асоціюватися у споживачів з конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме особою, яка вперше почала застосовувати таке позначення для маркування власних товарів і послуг.

Відповідно до матеріалів господарської справи ASOS є глобальним роздрібним онлайн-магазином моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду ASOS. Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія ASOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції. Відомість ASOS онлайн-магазином в Україні засвідчується зокрема в публікаціях в українських ЗМІ та наявності груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів ASOS на торговельному онлайн сервісі Аukro.ru (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині loveshopping.com

Враховуючи значну відомість серед споживачів знака ASOS, а також те, що слово «ASOS» є вигаданим, яке має високий рівень дистинктивності і асоціюється із конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме ASOS Рlс, використання такого знака іншими особами, навіть для неспоріднених товарів і послуг, може нанести шкоди власнику знака внаслідок суттєвого послаблення відмітного характеру такого знака, а також надає власнику зареєстрованого знака переваги відмітного характеру відомого широкому колу споживачів знака «ASOS», який застосовує у власній діяльності компанія ASOS Рlс. Внаслідок зазначених обставин існує ймовірність, що споживач може бути введений в оману знаком для товарів і послуг «ASOS», за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу під знаком «ASOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Отже, торговельна марка «ASOS» за свідоцтвом України №1 від 10 липня 2013 року є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу під торговельною маркою «ASOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

3. Чи є доменні імена «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні?

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Отже, вирішення питання щодо схожості доменних імен із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні, є вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка складається із визначення ступеню схожості об’єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг, для яких використовуються доменні імена та для яких зареєстрований знак для товарів і послуг і щодо яких Позивач просить визнати знак добре відомим.

Позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, у тому числі добре відомим знаком якщо воно використовується щодо споріднених товарів і є схожий настільки на нього, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. Якщо споживач може сплутати товари, дистинктивна функція знака для товарів і послуг не працює і споживач може не придбати той товар, який він хоче. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом [8].

У процесі дослідження необхідно враховувати, що споживач не порівнює знаки для товарів і послуг паралельно, як правило, він зустрічається із знаком-порушником в магазині, не бачачи товару, маркованого знаком, який споживач знає і пам’ятає більш-менш точно. Споживач сприймає товари, що пропонуються під знаком порушником як товари, які справді він мав намір придбати.

Визначення спорідненості товарів і послуг

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [3] обсяг правової охорони, який надається знаку, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру. Реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені по класам Міжнародної класифікації товарів і послуг виключно в адміністративних цілях. Як наслідок класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг. Іноді в одному класі перераховуються абсолютно різні товари, наприклад комп’ютери, вогнегасники і телефони в 9 класі МКТП. Іноді навпаки споріднені товари і послуги можуть бути перераховані в різних класах

МКТП, наприклад клеючі речовини можуть бути в 1, 3, 5 і 16 класах МКТП.

Тест на перевірку того, чи є товари або послуги спорідненими, заснований на припущені, що використовують тотожні або схожі настільки, що можна сплутати знаки. Малоймовірно, що навіть тотожні знаки можуть призвести до сплутування відносно походження товарів, якщо товари або послуги відрізняються в значній мірі. Як правило, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати знаком у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела [8].

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил [5]: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Відповідно до матеріалів господарської справи (а.с. 27-31, 32, 37) доменні імена «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» застосовуються до послуг, пов’язаних із рекламуванням та сприяння продажу одягу в мережі Інтернет.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 зареєстровано для товарів 3, 18, 25 і послуг 35 класів МКТП, повний перелік товарів і послуг наведено у розділі «Опис об’єктів дослідження» цього Висновку.

Знак «ASOS» Позивач просить визнати добре відомим в Україні стосовно товарів 3-го класу МКТП: «косметика; парфумерія», товарів 18- го класу МКТП: «вироби зі шкіри та імітації шкіри; сумки», товарів 25-го класу МКТП: «предмети одягу; взуття; білизна; наголовні убори; предмети верхнього одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг», послуг 35-го класу МКТП: «представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрація товарів, а саме: парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення; сумок з полотна, сумок зі шкіри; одягу та аксесуарів, взуття; розміщення в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп’ютерну мережу і в мережі Інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі».

Послуги із сприяння продажу одягу та рекламування, які пропонуються на ресурсах із доменними іменами «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами 18, 25 класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг та для яких позивач просить визнати знак добре відомим, оскільки об’єкт послуг і товар є таким самим, а послуга слугує каналом реалізації такого товару, як наслідок споживачами таких товарів і послуг є ті ж самі особи.

Послуга із рекламування та сприяння продажу одягу, що

пропонуються на ресурсах за доменними адресами «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є послугами 35 класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати добре відомим знак «АSOS».

Отже, послуги які пропонуються на ресурсах за адресами «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Визначення схожості зображень

знаків для товарів і послуг

При визначенні схожості знаки повинні порівнюватися в цілому, і більше значення має надаватися спільним елементам, які можуть призвести до сплутування, без виокремлення відмінностей, непомітних пересічному споживачу [6].

Визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами, викладеними в п. 4.3.2.4. Правил [5]: «Позначення

вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Відповідно до п. 11.1.6. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг - під час порівняння словесних позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків [10].

Загальні принципи визначення схожості словесних знаків викладені у п. 4.3.2.6. Правил [4] де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Дослідження фонетичних ознак

Фонетична схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [5]: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 2 і знак «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні, є словом, що виконане заголовними літерами латинської абетки.

Доменні імена «asos.ua», «asos-asos.соm.uа» є словесними

позначеннями.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [4] домен - частина ієрархічного адресного простору мережі інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Доменне ім’я «asos.ua» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Доменне ім’я «asos-asos.соm.uа» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - .соm, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю;

· домену третього рівня asos-asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Отже, всі об’єкти дослідження у своєму складі містять слово «АSOS». Доменне ім ’я «asos.иа» крім слова «asos» містить також літери «иа». Доменне ім ’я «asos-asos.соm.uа» в якості домену третього рівня має подвоєння через дефіс слова «asos». В наслідок повного входження слова «asos» у кожний об’єкт дослідження - вони будуть мати схожість за фонетичними ознаками в частині слова «asos».

Дослідження графічних (візуальних) ознак

Графічна (візуальна) схожість залежить від загального зорового враження, графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів тощо [6].

Зіставляючи графічні ознаки об’єктів дослідження можна констатувати, що доменні імена «asos.uа» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який Позивач просить суд визнати добре відомим в Україні, внаслідок наявності у складі всіх об’єктів слова

«АSOS», виконаного стандартним друкованим шрифтом літерами латинської абетки. Наявна несуттєва відмінність, що полягає у наявності у доменних іменах додатково інших словесних приставок, що в цілому не змінюють загального зорового враження.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Дослідження смислових (семантичних) ознак

Смислова (семантична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [6]:

- подібність закладених у позначеннях ідей, понять;

- протилежність закладених у позначеннях ідей, понять;

- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Об’єктом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знака, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні є слово «АSOS». У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» складаються із доменів першого і другого рівнів «uа», «соm» відповідно. Дані домени є вказівками на зону доменного імені України («uа») та на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю «соm», як наслідок такі частини для споживачів є описовими і найвірніше будуть сприйматися, як вказівки на зв’язок ресурсу з певною територією і комерційною діяльністю. Домени asos і asos-asos складаються із одного і того ж слова, яке в домені «asos-asos.соm.uа» виконане двічі через дефіс. У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне.

Отже, внаслідок того, що знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2, знаком, який Позивач просить визнати добре відомим в Україні, частиною доменів є одне і те ж фантазійне слово «АSOS», всі перелічені об’єкти дослідження є тотожними за семантичними ознаками.

У процесі дослідження було встановлено, що;

а) товари і послуг, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати добре відомим в Україні знак «АSOS» та послуги, що

пропонуються на ресурсах з доменними іменами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є спорідненими;

б) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за фонетичними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні;

в) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні;

г) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є тотожні за семантичними ознаками із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

4. Чи може використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил «до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача» [5].

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із позначеннями, права на які набуті раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Такий же підхід щодо можливості введення в оману викладений в Енциклопедії інтелектуальної власності, де зазначено: «До позначень, здатних ввести в оману, відносяться також словесні позначення, які мають спільний елемент з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг чи серією знаків».

Отже, для надання відповіді на питання, чи може використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає - необхідно встановити, чи

існують позначення, стосовно яких такі домені імена є схожими настільки, що можна сплутати і права на які виникли раніше та, чи застосовуються вони щодо споріднених товарів. У разі позитивних відповідей на зазначені питання встановити чи може це призвести до виникнення у споживачів хибних асоціацій, щодо дійсного комерційного походження товарів.

За результатами дослідження третього питання поставленого в ухвалі суду було встановлено, що доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими настільки, що можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та знаком «АSOS», який Позивач просить визнати добре відомим в Україні. Зазначені доменні імена застосовуються для послуг, які є спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Відповідно до відомостей, що містяться в матеріалах справи реєстрантом домену «аsos.uа» є Товариство з обмеженою відповідальністю ЛЕЙБЛ, пров Волжський 3, Одеса, 65007 ПА. Домен створений 2014-03-31 17:47:19+3.

Відповідно до відомостей наданих ТОВ «Хостінг Україна» на момент реєстрації та час надання відомостей (28.10.2014) реєстрантом доменного імені «азоз-азоз.сот.иа» зазначена фізична особа Валентин Добрянський з адресою електронної поштийуа-68@икг.пеі і телефоном +380 (66) 590-94-85. Доменне ім’я зареєстроване 06 жовтня 2014 року (т. 1, а.с. 36).

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 був поданий на реєстрацію 15.07.2005 р. та зареєстрований 26.09.2011 р. Із матеріалів справи випливає, що знак «АSOS» компанія АSOS Рlс розпочали використовувати для маркування власних товарів і послуг у 2000 році.

Отже, АSOS Рlс розпочали використовувати у власній діяльності знак «АSOS» значно раніше, ніж було зареєстровано досліджуванні домені імена.

Відповідно до матеріалів господарської справи (а.с. 27-31, 32, 37) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» застосовуються до послуг, пов’язаних із рекламуванням та сприяння продажу одягу в мережі Інтернет.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 зареєстровано для товарів 3, 18, 25 і послуг 35 класів МКТП, повний перелік товарів і послуг наведено у розділі «Опис об’єктів дослідження» цього Висновку.

Знак «АSOS» Позивач просить визнати добре відомим в Україні стосовно товарів 3-го класу МКТП: «косметика; парфумерія», товарів 18- го класу МКТП: «вироби зі шкіри та імітації шкіри; сумки», товарів 25-го класу МКТП: «предмети одягу; взуття; білизна; наголовні убори; предмети верхнього одягу; чоловічий одяг; жіночий одяг», послуг 35-го класу МКТП: «представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, рекламування, демонстрація товарів, а саме:

парфумерії, косметики і речей туалету, косметичних товарів для вмивання та особистого догляду та очищення; сумок з полотна, сумок зі шкіри; одягу та аксесуарів, взуття; розміщення в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в торговельних закладах і/або через комп’ютерну мережу і в мережі Інтернет, поштою, через каталоги посилкової торгівлі».

Послуги із сприяння продажу одягу та рекламування, які пропонуються на ресурсах із доменними іменами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами 3, 18, 25 класу для яких зареєстрований знак для товарів і послуг та для яких позивач просить визнати знак добре відомим, оскільки об’єкт послуг і товар є таким самим, а послуга слугує каналом реалізації такого товару, як наслідок споживачами таких товарів і послуг є ті ж самі особи.

Послуга із рекламування та сприяння продажу одягу, що пропонуються на ресурсах за доменними адресами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є послугами 35 класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати добре відомим знак «АSOS».

Отже, послуги які пропонуються на ресурсах за адресами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 2 та для яких Позивач просить визнати знак «АSOS» добре відомим в Україні.

Відповідно до матеріалів господарської справи «АSOS» є глобальним роздрібним онлайн-магазином моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду «АSOS». Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія АSOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції. Відомість АSOS онлайн-магазином в Україні засвідчується зокрема в публікаціях в українських ЗМІ та наявності груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів АSOS на торговельному онлайн сервісі Аukro.ua (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині lovesopping.com.ua

Враховуючи значну відомість серед споживачів знака АSOS, а також те що слово «АSOS» є вигаданим словом, яке має високий рівень дистинктивності і асоціюється із конкретним комерційним походженням товарів і послуг, а саме АSOS Рlс, використання такого знака іншими особами, навіть не для споріднених товарів і послуг, може нанести шкоди власнику знака внаслідок суттєвого послаблення відмітного характеру такого знака, а також надає власнику зареєстрованого знака переваги

відмітного характеру відомого широкому колу споживачів знака «ASOS», який застосовує у власній діяльності компанія ASOS Рlс. Внаслідок зазначених обставин існує ймовірність, що внаслідок використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» споживач може бути введений в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги а саме компанії ASOS Рlс.

Отже, використання доменних імен «asos.ua» і «asos-asos» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме до ASOS Рlс.

5. Чи є доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «ASOS», належного Позивачу?

Відповідно до статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності [1] фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. У ст. 489 Цивільного кодексу України [2] передбачено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

До визначення схожості позначень із комерційним найменуванням встановлюються такі ж принципи, як і у випадку коли таке комерційне найменування зареєстроване в якості знака для товарів і послуг або є частиною такого знака. Отже, вирішення питання схожості доменних імен із комерційним найменуванням пов’язане із вирішенням інтегрованої експертної задачі, яка вимагає визначення ступеню схожості об’єктів дослідження та визначення спорідненості товарів і/або послуг, для яких такі об’єкти застосовуються.

Позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування. Сама ймовірність сплутування і є тестом [8].

Дослідження і встановлення того, чи є доменні імена схожими настільки, що їх можна сплутати із комерційним найменуванням ASOS Рlс, здійснюється за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів/послуг, для яких використовуються доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» з товарами і послугами які пропонуються ASOS Рlс;

б) визначення ступеня схожості доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» із комерційним найменуванням АSOS Рlс.

Визначення спорідненості товарів і послуг

Відповідно до абз. 2 та 3 п. 4.3.2.5 Правил [4]: «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Відповідно до матеріалів господарської справи (а.с. 27-31, 32, 37) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» застосовуються до послуг, пов’язаних із рекламуванням та сприяння продажу одягу в мережі Інтернет.

Компанія АSOS Рlс є глобальним роздрібним онлайн-магазином моди і косметики, який пропонує одяг для чоловіків, жінок, дітей, аксесуари понад 50 000 виробів різних брендів, у тому числі вироби власного бренду АSOS. Компанія має локалізовані сайти у Великобританії, США, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії, Австралії, Росії. Розподільчий центр розташований у Великій Британії та здійснює відправку товарів у понад 190 країн світу. Щомісяця сайт компанії відвідують 16,6 унікальних відвідувачів, на 30.06.12 року було зареєстровано 8,7 млн. користувачів, 4,7 млн. з яких активні покупці із 160 країн світу. Компанія АSOS до 2014 року отримала близько 90 різноманітних нагород, що стосуються досягнень у сфері моди і електронної комерції.

Відомість АSOS Рlс. серед споживачів України засвідчується, зокрема в публікаціях в українських ЗМІ про інтернет-магазин АSOS, наявністю груп прихильників в соціальних мережах, пропонування товарів АSOS на торговельному онлайн сервісі Аukro.ua (т II, а.с. 187-188), онлайн-магазині loveshopping.com.ua.

Отже, послуги і товари, які пропонуються на ресурсами за доменними іменами з адресами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа», є такими самими, з товарами і послугами, які надає АSOS Рlс, оскільки відносяться до одного виду, мають однакове призначення, однакові канали реалізації та однакових споживачів.

Визначення схожості доменних імен

та комерційного найменування

Загальні принципи визначення схожості словесних позначень викладені у п. 4.3.2.6. Правил [5] де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Дослідження фонетичних ознак

Фонетична схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [5]: довжина позначення; наявність близьких і співпадаючих звуків у

порівнюваних позначеннях; наявність близьких звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їх розташування; число складів у позначеннях; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос тощо.

Комерційне найменування є АSOS Рlс, виконане стандартними літерами латинської абетки.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є словесними позначеннями.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [4] домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Доменне ім’я «asos.ua» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Доменне ім’я «asos-asos.соm.uа» складається із:

· домену першого рівня - .uа, який вказує на зону доменних імен України;

· домену другого рівня - .соm, який вказує на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю;

· домену третього рівня asos-asos, який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого.

Отже, всі об’єкти дослідження у своєму складі містять слово «АSOS». Доменне ім’я «asos.ua» крім слова «азоз» містить також літери «uа». Доменне ім’я «asos-asos.соm.uа» в якості домену третього рівня має подвоєння через дефіс слова «asos». В наслідок повного входження слова «азоз» у кожний об’єкт дослідження - вони будуть мати схожість за фонетичними ознаками в частині слова «asos».

Дослідження графічних (візуальних) ознак

Графічна (візуальна) схожість залежить від загального зорового враження, графічного написання з урахуванням характеру літер (розмір, нахил), виду шрифту, розміру літер, кількості слів, алфавіт, літерами якого написане слово, кольору чи поєднання кольорів тощо [5].

Зіставляючи графічні ознаки об’єктів дослідження можна констатувати, що доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс, внаслідок наявності у складі всіх об’єктів слова «АSOS», виконаного

стандартним друкованим шрифтом літерами латинської абетки. Відмінність полягає у наявності у доменних іменах та комерційному найменуванні додатково інших словесних приставок, які в цілому є несуттєвими і не змінюють загального зорового враження.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за графічними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс.

Дослідження смислових (семантичних) ознак

Смислова (семантична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак [5]:

- подібність закладених у позначеннях ідей, понять;

- протилежність закладених у позначеннях ідей, понять;

- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Комерційним найменуванням є АSOS Рlс. У довідково- енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне АSOS Рlс. є компанією із Великої Британії, відповідно до законодавства цієї країни літеросполучення Рlс є скороченням «рublic limited company» (публічна компанія з обмеженою відповідальністю)3. Отже, абревіатура Рlс відіграє описову роль та вказує на вид компанії, в той же час частка АSOS дає змогу вирізнити конкретну компанію з поміж інших.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» складається із доменів першого і другого рівнів «uа», «соm» відповідно. Дані домени є вказівками на зону доменного імені України («uа») та на зону доменних імен, використання яких пов’язується із комерційною діяльністю «соm», як наслідок такі частини для споживачів є описовими і найвірніше будуть сприйматися, як вказівки на зв’язок ресурсу з певною територією і комерційною діяльністю. Домени asos.ua і asos-asos складаються із одного і того ж слова, яке в домені «asos-asos.соm.uа» виконане двічі через дефіс. У довідково-енциклопедичних джерелах експертом не знайдено відомостей, про те що слово «АSOS» має певний переклад з англійської, німецької, французької мов. Також не знайдено відомостей, які б свідчили, що вказане слово в українській транслітерації має певне значення. Внаслідок зазначених обставин слово «АSOS» сприйматиметься, як фантазійне та забезпечує вирізнення доменних імен з поміж інших.

Отже, внаслідок того, що дистинктивна частина комерційного найменування АSOS Рlс і доменних імен є одне і те ж слово «АSOS», перелічені об’єкти дослідження є тотожними за семантичними ознаками.

У процесі дослідження було встановлено, що:

3 Соmpanies Асt 2006, с. 46, Раrt 5, Сhapter 2, Required indications for limited companies, Section 58

а) товари і послуги, що пропонуються на ресурсах за доменними іменами «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є такими самими, як і товари і послуг, що пропонуються під комерційним найменуванням АSOS Рlс;

б) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими за

фонетичними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс;

в) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» схожими за

графічними ознаками із комерційним найменуванням АSOS Рlс;

г) доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» тотожні за

семантичними ознаками комерційним найменуванням АSOS Рlс.

Отже, доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «АSOS», що належить Позивачу (АSOS Рlc).

ВИСНОВКИ

1. Торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

2. Торговельна марка «АSOS» за свідоцтвом України № 1 від 10 липня 2013 року є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу з огляду на реєстрацію та використання раніше зареєстрованої торговельної марки позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 вересня 2011 року та торговельної марки «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

3. Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою Позивача «АSOS» за свідоцтвом України № 2 від 26 березня 2011 р. та торговельною маркою «АSOS», яку Позивач просить визнати добре відомою в Україні.

4. Застосування доменних імен «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме доАSOS Рlс.

Доменні імена «asos.ua» і «asos-asos.соm.uа» є схожим настільки, що їх можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням «АSOS», належного Позивачу.

Експерт ....

------------------------------------------

Готувала публікацію - Інна Панасюк



http://www.litedbc.org/bonus.html