Вихід на міжнародні ринки завжди потребує превентивного захисту бренду у країнах експансії.
★ Практичні поради експерта:

• Реєстрацію ТМ за кордоном краще починати з реєстрації торгової марки в Україні. Це надає суттєві переваги для міжнародної реєстрації за кордоном.
• Реєстрація бренду у певній країні попереджає претензії з боку локальних компаній.
• Спосіб реєстрації залежить від країни поширення, бізнес-моделі, масштабів діяльності та довгострокових планів компанії.

Коли потрібна реєстрація ТМ за кордоном

Реєстрація торгової марки за кордоном є необхідною, коли бренд виходить за межі України і починає мати комерційну цінність в інших юрисдикціях, а саме:

• Якщо у планах експорт товарів або надання послуг в іноземних країнах. Особливо, якщо планується вихід на ключові міжнародні ринки, зокрема: США, Європейський Союз, Китай тощо.
• Коли є або планується робота з маркетплейсами, які вимагають підтвердження прав на торгову марку.
• Якщо заплановане залучення інвесторів.
  
• Коли передбачається міждержавний розвиток франчайзингової або ліцензійної моделі.

Шляхи реєстрації ТМ за кордоном

Захист торгової марки за кордоном може здійснюватися кількома шляхами, кожен з яких має власну логіку та сферу застосування. Основними способами є:

• Шлях 1: Національна реєстрація торгової марки в окремих країнах.
• Шлях 2: Міжнародна реєстрація за Мадридською системою (Madrid trademark system).
• Шлях 3: Якщо потрібен Євросоюз, то міжнародна реєстрація в ЄС — торгова марка Європейського Союзу (EUTM). А якщо є намір отримання прав на африканські торгові марки: тот або через ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), яка поєднує переважно англомовні країни, або через OAPI (Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle), яка вже поєднує переважно франкомовні країни.

Жоден із цих способів не є універсальним. Оптимальне рішення завжди залежить від конкретного бізнесу, його географії та рівня ризиків. Ми зможемо Вам його порадити: отримайте безкоштовну консультацію у Telegram!

Шлях 1: Національна реєстрація по окремих країнах

Національна реєстрація в одній чи у певному переліку країн передбачає подання заявки безпосередньо до відомства тієї країни, де бізнес планує працювати. Такий підхід часто обирають компанії, для яких конкретний ринок є пріоритетним. У багатьох випадках саме національна реєстрація є найбільш прогнозованим і стабільним способом захисту бренду, особливо коли йдеться про ключові ринки з високими вимогами до експертизи. Наприклад, на сайті є детальна інформація про торгову марку в США. І зразки отриманих Сертифікатів на ТМ в США теж у нас є.

Шлях 2: Мадридська система

Мадридська система міжнародної реєстрації ТМ — це єдиний міжнародний механізм, адміністрований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), який дозволяє подати одну міжнародну заявку в певний перелік з кількох країн. Вона має сенс, коли бізнес:

• планує охопити одразу декілька країн.
• вже має базову торгову марку.
• прагне централізованого управління портфелем ТМ.

Водночас Мадридська система WIPO підходить не усім. Вона має залежність від базової реєстрації, а результати експертизи залежать від практики кожної окремої країни. Міжнародна реєстрація торгової марки за Мадридською системою.

Шлях 3: Торгова марка в ЄС

Торгова марка в ЄС — це міждержавний об'єкт права інтелектуальної власності, який реєструється через Європейське патентне відомство (EUIPO), діє та дає права у всіх 27 країнах-членах Євросоюзу. Ця система є ідеальною, коли ваш бізнес:

• Планує продаж товарів чи послуг у 3-5 та більше країнах Європи.
• Шукає економії бюджету. Тому що один платіж до EUIPO замість тих самих 3-5 окремих та немалих національних мит плюс послуги 3-5 так само недешевих національних Патентних повірених.
• Хоче спростити адміністрування (один Сертифікат, одне подовження ТМ).

Водночас варто пам'ятати, ЩО EUTM також має обмеження, бо важливим є принцип європейської ТМ: "Або скрізь, або ніде": якщо хоча б одна країна ЄС відмовить у реєстрації (наприклад, через локальний схожий бренд), заявка буде відхилена для всього Союзу. До вашої уваги Європейський Союз та торгова марка в ЄС, яка дає права у 27 країнах.

---

Практичний кейс з міжнародного захисту бренду.
Під час планування виходу української компанії на кілька зовнішніх ринків (США, Канада, Китай, Німеччина, Польща, Франція) у нашого замовника постало питання вибору оптимального способу реєстрації торгової марки за кордоном. Було розглянуто три варіанти: 1) одночасні національні реєстрації у всіх запланованих країнах; 2) комбінацію реєстрації торгової марки в ЄС (EUTM) та національні заявки США, Канада, Китай; та 3) подання одної міжнародної заявки за Мадридською системою. Агенція на замовлення надала платну консультацію та представила три письмові Комерційні пропозиції, кожна з яких мала розрахунки та Рекомендації щодо плюсів та ризиків кожного з трьох варіантів. Замовник зробив обґрунтований вибір та для його ситуації обрав Мадридську систему міжнародного захисту бренду.

Яна Кондратюк, Атестована повірена України, адвокат, понад 15 років практики у сфері торгових марок

Коментар повіреної:
У цьому практичному кейсі Madrid System була обрана як інструмент для первинного охоплення декількох країн, з урахуванням подальшого територіального розширення. Водночас ми одразу пояснили клієнту, що перелік класів МКТП після подання міжнародної заявки змінити неможливо, а для окремих ринків доцільніше передбачити національну реєстрацію.
Важливі практичні моменти, які враховував бізнес:

• Можливість та доцільність подальшого територіального розширення міжнародної реєстрації, яку надає саме Madrid trademark system.
• Повну неможливість розширення переліку класів МКТП після подачі міжнародної заявки до WIPO.
• Вірогідність часткового чи повного передання прав на бренд в окремих країнах.

Детальніше про особливості цього механізму можна дізнатися на окремій сторінці: міжнародна реєстрація ТМ за Мадридською системою.

---

Скільки коштує реєстрація торгової марки за кордоном

Вартість реєстрації торгової марки за кордоном залежить від кількох факторів:

• обраних країн.
• кількості класів товарів і послуг.
• способу реєстрації — національного або міжнародного.

Для точного розрахунку вартості та вибору оптимального варіанту рекомендуємо попередню консультацію.

Чому варто звернутися до нас:

• Маємо практичний досвід 15+ років міжнародної реєстрації торгових марок.
• Працюємо під ключ: від аналізу завдання та генерації варіантів дій й до виконання.
• Багаторічна робота з USPTO, EUIPO, CNIPA та іншими відомствами.
• Радимо індивідуальні рішення та дії на перспективу, а не хаотичні шаблонні рішення.

Питання та відповіді (FAQ) про ТМ за кордоном