Знаки живут своей жизнью. Но рано или поздно, но проходит 10 лет и действие Свидетельства заканчивается. Но бывает, что кто-то забыл. А кто-то - не смог продлить Свидетельство. И тогда нужна повторная регистрация торговой марки. Что это за процедура и как работает эта норма Закона на практике? 

Что говорит Закон?
Статья 22 Закона Украины “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” регулирует право повторной регистрации такого же Знака. В чем оно заключается? В следующем: никто другой, кроме бывшего владельца Свидетельства, не имеет права на повторную регистрацию этой ТМ на протяжении трех лет с даты окончательного прекращения действия Свидетельства.  
То есть, Закон сохраняет за владельцем Свидетельства, срок действия которого истек, исключительное  право заново зарегистрировать этот же Знак. Для этого установлен достаточно долгий период – три года, учитывая, что общий срок действия торговой марки становит десять лет.
Что из этого следует? То, что это механизм защиты прав владельца торговой марки – это ясно. Но как он работает на практике? 

Разберем ситуацию на примере.
К примеру, Вы хотите зарегистрировать ТМ, которая раньше принадлежала другому лицу. И еще вдобавок - для того же вида деятельности. 
Итак: срок действия Свидетельства на Знак, ранее зарегистрированный на другое лицо, истек. Но заветные три года еще не истекли.  
Следуя логике Закона, Ведомство должно отказать новому Заявителю в регистрации такого же Знака на основании требований статьи 22 Закона.  Спешим Вас успокоить. На практике эта норма не очень хорошо работает. В большинстве  ситуаций Ведомство не отказывает в регистрации новой заявке другого лица на основании требований статьи 22 Закона. 

"Плохое" ли Ведомство или все правильно? 
Может дело в том, что, если буквально толковать норму Закона - то получается, что заявляемый Знак должен быть точно таким же визуально, до малейшего совпадения.  И возникает вопрос: а если Вам взять только слово, но дорисовать к Знаку новый, другой рисунок?  Или, например, поменять шрифт Знака? Может, это будет все же уже другой Знак? Ответ - скорее ДА, если поменять шрифт, да еще и добавить изображение - то будет новый Знак. Подобный вывод поддерживает и судебная практика. 
К примеру, в споре о прекращении действия свидетельства на Знак "VIVAOLIVA" суд первой инстанции очень хорошо объяснил, как использовать эту ст. 22 Закона. Упустим очень долгую мотивацию со ссылками на нормы права, перейдем к итогу. Как указал суд, для применения запретительной нормы Закона (т.е. положений ст. 22), объём правовой защиты торговой марки, которую регистрируют заково, и объём правовой защиты торговой марки, Свидетельство на которую прекратило свое действие, должны быть тождественны. 
Проще говоря, объём правовой защиты  – это изображение Знака и классы, для которых он зарегистрирован (виды деятельности). То есть, действие статьи 22 Закона распространяется только на случай тожества и Знака и заявленных товаров или услуг. 

Какие выводы можно сделать?
1) Если на протяжении трех лет с даты окончания действия некоего Свидетельства иное лицо (не владелец закончившегося Свидетельства) подаст на регистрацию точно такой же Знак для точно такого же перечня товаров или услуг, тогда ему точно откажут в регистрации. В других случаях (даже в случае малейшего изменения) статья 22 Закона не применяется.
2) Если Вы заинтересованы в своей торговой марке – ее нужно вовремя продлевать, а не надеяться, что  статья 22 Закона Вам поможет. Ведь ее так легко обойти!

© 2018⁠, Соавторы: Оксана Власюк, Юрист агентства Украинские торговые марки и Игорь Кондратюк, Патентный поверенный Украины, аккаунты на Facebook, Twitter, LinkedIn.

P.S. Интересный вопрос задал Патентный поверенный Кондратюк Игорь Викторович! Что будет в ситуации, когда, например:
а) Срок действия Свидетельства на Знак истек.
б) После этого до истечения трех лет иное лицо (НЕ владелец закончившегося Свидетельства) подаст Заявку на регистрацию лишь визуально иного, но фонетически тождественного Знака в отношении тех же самых товаров или услуг.
в) А потом еще Владелец Знака по прекратившему действие Свидетельству опять заявит  на регистрацию свой Знак в отношении тех же самых товаров или услуг.
Вопрос: какое решение примет экспертиза Укрпатента?  Ведь она окажется в правовом вакууме? :)